Marcas olfativas
¿Se puede registrar una fragancia?
En el competitivo mundo de los negocios, el marketing ha encontrado un nuevo aliado para lograr sus objetivos. Se trata de las marcas olfativas. En el plano legal, estas forman parte del grupo de marcas no tradicionales.
En la práctica, los olores tienen la especial característica de poder influir positivamente en las decisiones de compra de los clientes. Y lo mejor de todo es que pueden hacerlo sin irrumpir de forma visual o directa.
Pero, ¿es posible registrarlas? La tendencia global apunta a que sí se registren pero los requisitos varían de acuerdo al país y su legislación.
No obstante, la Doctrina Internacional ya se ha pronunciado acerca de algunos aspectos que deben tener en común para poder hacerlo. Y Latinoamérica avanza a paso firme en esa dirección.
¿Qué son las marcas olfativas?
Las marcas olfativas son aquellos signos no visibles que percibimos con el sentido del olfato. Están formadas por olores o fragancias. Así encontramos que hay determinadas fragancias u olores que asociamos rápidamente con determinados productos; tal es el caso de los rotuladores Sharpie o las papas de McDonalds.
Lo anterior apunta a que es posible que ciertos productos posean una fragancia característica y distintiva a tal nivel que al olerla asociemos o pensemos inmediatamente en la marca a la que pertenecen. Pero la pregunta es si ese olor característico ¿puede entonces ser susceptible de registro?
¿Qué hace falta para registrar una marca olfativa?
A esta pregunta, la doctrina internacional responde que para que una fragancia pueda ser susceptible de registro, necesariamente tiene que cumplir ciertos criterios compartidos con las marcas tradicionales.
Entre ellos, el más resaltante es que la fragancia no sea descriptiva ni genérica. Es decir, que la fragancia no puede referir un atributo inherente ni una característica natural del producto a distinguir.
En consecuencia, la funcionalidad del aroma es lo que dará pie a su registrabilidad. Es por lo anterior que el aroma de los rotuladores Sharpie sí sería susceptible de registro pero el olor de las papas de McDonalds no.
En este sentido también se pronuncia la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), al indicar que para obtener el registro de una marca olfativa “…el solicitante ha de poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo…”
El avance de registro de marcas olfativas en Latinoamérica
Las legislaciones de algunos países de Latinoamérica han avanzado en esta materia. Para ello han establecido sus propios términos para aceptar el registro de una marca olfativa. En primer lugar encontramos que la Decisión N° 486 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, reconoce las marcas olfativas en su artículo 134 c) al permitir el registro de olores.
Bajo los parámetros de esta decisión se rigen Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Venezuela formó parte de este acuerdo hasta el año 2006. Otros países también han ido incorporando progresivamente la posibilidad de obtener esta clase de registro. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:
Chile
El caso más reciente lo encontramos en Chile que modificó su Ley en el año 2021 para eliminar el requisito de representación gráfica de la definición de marca comercial. De este modo, con la Ley 21.355 ahora es posible solicitar el registro de marcas olfativas y otras marcas no convencionales.
Argentina
En Argentina la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 rige desde el año 1981 y su redacción permite una amplia interpretación acerca del tipo de signos que pueden registrarse. Al referirse a los signos que pueden ser registrados como marcas, hace un listado exhaustivo y al final deja abierta la posibilidad de incluir cualquier elemento.
Su texto reza lo siguiente: art 1. “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: …todo otro signo con tal capacidad.” De hecho, esta amplitud en la definición, dió pié a que la primera marca olfativa registrada en latinoamérica fuese concedida en Argentina a la empresa L´Oreal.
México
La reforma a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial de México del año 2018 cambió la definición de lo que puede llegar a ser una marca y con ello abrió la posibilidad de incluir las marcas olfativas.
Su texto reza lo siguiente: art. 171: “se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.
Posteriormente y desde el año 2020, el artículo 172 VI incluyó específicamente la posibilidad de registrar los olores.
En México, el primer registro fue concedido a la marca de plastilina Play-Doh de Hasbro la cual logró registrar tanto en México (Reg. No. 1966698) en el año 2019 y también en Estados Unidos (5467089). En ambos casos, la descripción de la fragancia de sus plastilinas era: “Un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”.
En este caso observamos que la fragancia de la plastilina Play-Doh nada tiene que ver con el producto en sí. Es decir, no es un atributo inherente ni es una característica natural por lo que resulta ser arbitraria y reviste de distintividad a la plastilina de Play-Doh. Esto está en consonancia con la doctrina internacional señalada anteriormente y fue lo que dio pie a que haya sido susceptible de registro.
El registro de marcas olfativas en Venezuela
El artículo 27 de nuestra ley de Propiedad Industrial hace una enumeración de lo que puede comprender una marca comercial. No obstante, al final de dicha definición establece que puede ser cualquier señal que revista novedad. Es decir, deja abierta la posibilidad de poder agregar otros signos adicionales a los que se mencionan expresamente en el referido artículo. Así encontramos que el art. 27 reza lo siguiente:
“Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad…” (subrayado nuestro).
Por otro lado, la Ley tampoco establece una prohibición expresa sobre las marcas olfativas y no las incluye dentro de las causales de prohibición absoluta señaladas en el art. 33. Todo ello podría llevar a determinar que las marcas olfativas si pueden registrarse en Venezuela. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene noticia de algún intento por registrar alguna y el SAPI aún no se ha pronunciado formalmente al respecto.
Autores:
Cástor González Escobar | Socio – Director GR LEX AMERICAS
Mikel Vásquez | Abogado Asociado GR LEX AMERICAS
Lorena González | Abogada y Especialista en Marketing
Imagen de portada andreas N en Pixabay
