Hermès y los MetaBirkins hacen temblar el derecho marcario en el ecosistema digital
La casa de alta moda francesa Hermès, es la fabricante y propietaria de los derechos de marca del Birkin bag. Estos bolsos han adquirido fama y notoriedad por tener buena calidad, un diseño impecable y un altísimo precio.
Además, se fabrican en cantidades limitadas y es necesario ingresar a listas de espera para obtener uno de ellos. Celebridades como Victoria Beckam, el clan Kardashian, o Melanie Griffith, no han dudado en presumir de ellos cuando los han adquirido.
De ese modo, los bolsos se han convertido en un símbolo de estatus y celebridad. ¿Qué pasa entonces cuando sus diseños se reproducen en el ecosistema digital sin la autorización expresa del propietario de la marca?
Esto fue lo que planteó la creación de una colección de 100 NFTs en noviembre de 2021, por parte del criptoartista Mason Rothschild. Por otro lado, ¿qué sucedería si algo así ocurriera en Venezuela? Estas interrogantes las analizamos aquí.
Datos de registro y derechos sobre la Birkin bag
El diseño de las carteras Birkin está registrado en la Oficina de Marcas y Patentes estadounidense –USPTO- bajo la figura de trade dress –imagen comercial- con el número 3936105.
El trade dress es una forma no tradicional de marca en la que el objeto de protección es la forma en la que se ve el producto en el mercado. Es decir, su “apariencia” comercial en tanto y en cuanto la misma no tenga una función técnica.
Ahora bien, la titularidad de este registro le concede a Hermès la potestad de autorizar o prohibir la utilización del diseño protegido por parte de terceros. Ahora bien, ¿se extiende esa potestad al ecosistema digital?
Esta pregunta se la han estado haciendo algunos gigantes de la moda desde que comenzó el boom de NFTs, el metaverso y otros ecosistemas digitales. Y la casa de moda Hermès optó por demandar.
Pretensiones legales de Hermès
En enero del 2022, la casa Hermès introdujo una demanda por infracción de Derechos de Marca en contra del criptoartista Mason Rothschild. Sus pretensiones legales se basaron en lo siguiente:
- Que los NFTs reproducían de forma idéntica e individualizada los diseños de la Birkin bag. Por esta razón consideraron que sería posible generar confusión en el público que adquiera dichos NFTs, pensando que son Birkin bags originales cuando en realidad no es así.
- Además, acusaron al criptoartista de ser un especulador digital que buscaba enriquecerse rápidamente apropiándose de la marca.
La defensa de los Metabirkins
Por su parte, el criptoartista Mason Rothschild y sus abogados basaron su defensa en los siguientes aspectos:
- De acuerdo con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el artista tenía derecho a expresarse libremente. Consideraron que sus piezas se asemejaban a lo que hizo el artista Andy Warhol al representar las latas de sopas Campbell.
- El hecho de que el artista venda el arte usando NFTs, no cambia el hecho de que es arte. Sus piezas eran sólo una derivación de su creación artística.
- Las imágenes no eran bolsos, sino experimentos artísticos que hacían reflexionar sobre el concepto de estatus social actual.
- Que en su sitio web incluia una clara advertencia de que sus obras no tenían relación con el producto de Hermès.
- El artista no estaba creando Birkin bags falsas; más bien se trataba de piezas cubiertas en piel que representaban Birkin bags imaginarias.
El criptoartista publicó además varios tweets y cartas en los que alegaba que Hermès no quiso seguir adelante con conversaciones informales para resolver el asunto. En cambio, decidió demandar.
La decisión final
Finalmente, el juzgado del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la marca francesa Hermès en la demanda por infracción marcaria contra el artista visual Mason Rothschild.
Al hacerlo, algunos argumentos del tribunal consideraron que aunque las piezas podían considerarse como trabajo artístico, el hecho de que las vendiera y las intercambiara por dinero en plataformas virtuales, las convertía en “commodities”.
Por otro lado, consideró que el artista tenía la intención de asociar la marca “MetaBirkin” con la fama y popularidad de la marca original de Hermès, en lugar de buscar una asociación artística.
Cabe mencionar que la defensa del artista afirmó que el fallo a favor del gigante de la moda es una derrota para la libertad de expresión.
No obstante, desde otro punto de vista es posible afirmar que la propiedad intelectual y los derechos que confiere sobre una marca, precisamente funcionan como fronteras en las cuales los autores y titulares de derecho pueden transitar sin infringir el derecho de un tercero y a la vez, sin cercenar la libertad de expresión.
Es decir, no es imposible que un artista recree diseños digitales que se encuentren en el dominio privado, en tanto el titular del diseño conceda la debida licencia al artista en cuestión.
Efectos de la sentencia
Esta sentencia se ha convertido en un precedente de gran importancia. Ha sido muy bien recibida por considerarse como una victoria para los mecanismos de protección de los derechos de Propiedad Intelectual en la era digital.
Y es que con la aparición de los nuevos medios digitales, las leyes que protegen las marcas habían quedado a la deriva cuando se trataba de protegerlas.
Anteriormente estaban muy claros los medios de exposición, pero el metaverso y otras plataformas tienen sus propios elementos que requieren ser analizados. Y eso fue lo que hizo la Corte estadounidense antes de dictar sentencia.
Otras marcas famosas, como NIKE o estudios de cine, como MIRAMAX están también inmersos en procesos para proteger sus derechos. Con esta sentencia, cuentan con un elemento adicional para intentar protegerlos.
La protección de marcas en Venezuela en los nuevos ecosistemas digitales
Al igual que muchos otros países del mundo, Venezuela tampoco cuenta con una legislación que se refiera exclusivamente a la protección de marcas en el Metaverso, NFTs y similares.
Sin embargo, sí existen normas dispersas en diferentes leyes que pueden ayudar a definir qué hacer ante una situación similar. Algunas se orientan a favor del propietario de la marca y otras a favor del artista, tal y como veremos a continuación.
Legislación sobre protección de derechos marcarios
En primer lugar está la Ley de Propiedad Industrial que establece en su artículo 27, que una marca es aquella que:
“…usa una persona natural o jurídica para distinguir artículos que produce, aquellos con los cuales comercia su propia empresa”.
Así, en Venezuela, al igual que en la mayoría de las jurisdicciones, cuando se trata de marcas comerciales, su protección está estrictamente limitada a la categoría de productos y/o servicios con la que la marca está relacionada.
Por esta razón, en principio, mal podría concluirse que una representación de una marca registrada en el entorno digital como una manifestación artística, constituye necesariamente una infracción, si por ejemplo no existiese riesgo de confusión o un intento indebido de asociación con la marca registrada y su origen empresarial.
Va quedando claro en todo caso, que el caso de los NFTs no supone una mera manifestación o expresión artística, sino que más bien es una suerte de intento de desmaterialización de productos existentes.
Son muchas las preguntas aún sin responder, y como resultado, existe una puerta abierta para que los jueces puedan incluir los ecosistemas digitales como espacios en los que una marca puede obtener protección.
Legislación sobre protección de expresión artística
En sentido opuesto y a favor del criptoartista, está la consagración de la libertad de expresión. Encontramos que la Constitución venezolana en su art. 57, consagra esta libertad como uno de los derechos fundamentales.
Este art. reconoce el derecho de toda persona a expresarse libremente mediante cualquier forma de expresión, dentro de las cuales puede incluirse la expresión artística.
Además, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos en su art. 3 garantiza el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura y dentro de los límites del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Y aunque no menciona específicamente el Metaverso, el título de la Ley si hace referencia expresa a los medios electrónicos.
Consideraciones finales
Considerando toda esta normativa, correspondería entonces a los jueces en Venezuela determinar si una creación artística que se base en una marca protegida, representa una infracción a los derechos del titular de una marca o una libre expresión de un artista que debe permitirse.
En cualquier caso, un proceso de esta naturaleza requeriría un análisis detallado de las condiciones particulares del caso.
Finalmente, es de hacer notar que la sentencia dictada en Estados Unidos en el caso Hermès, no es vinculante para los tribunales venezolanos.
Sin embargo, sí puede constituir un importante elemento de reflexión para jueces y abogados al momento de hacer sus planteamientos y tomar sus decisiones.
Cástor González Escobar | Socio – Director GR LEX AMERICAS
Mikel Vásquez | Abogado Asociado GR LEX AMERICAS
Lorena González | Abogada y Especialista en Marketing
Imágenes:
convergences studio / Hermès demanda al creador de los NFT por vender copias del diseño de su bolso Birkin (20minutos.es)
Fuentes:
HERMÈS INTERN. v. ROTHSC | 603 F.Supp.3d 98 … | 20220523568| Leagle.com
Hermès’ Challenge of ‘MetaBirkin’ NFTs Foretells Future Trademark Litigation Trends (ipwatchdog.com)
http://www.conatel.gob.ve/venezolanos-tienen-derecho-a-expresar-libremente-sus-pensamientos/
